商标使用界定标准的重构
来源：岁月联盟
时间：2014-06-25
案例三：据国外媒体2011年7月13日报道，针对法国化妆品巨头欧莱雅指控网络竞拍巨头eBay在网站上销售明确标记为非卖品的样品和试用品，以及在打击假冒伪劣商品的销售方面做得不够等问题，欧洲最高法院裁定网络竞拍巨头eBay应该为用户在其网站上从事的商标侵权行为负责。法庭裁定，如果商品位于欧盟以外的地区，但商家明确标示销售对象为欧盟消费者，那么这种商品销售行为同样应遵守欧盟商标法的规定。[15]欧洲最高法院在该案中的这一裁定表明，因特网上的商标商品虽然无地域国界限制，但其销售对象即销售给哪个地区的消费者却是特定的，据此可以依据该特定地域的商标法判断该商标商品销售行为中的商标使用是否构成该地域商标法上的商标使用。
案例四：Playboy Enterprises Inc. v. Terri Welles（2002）。[16]1981年，维勒斯不但成为《花花公子》的封面女郎，而且被《花花公子》杂志选为当年的“花花伴娘”（Playmate），一夜成名。维勒斯离开《花花公子》后，在互联网上建立了自己的网站，以联络崇拜者，并拓展生意。花花公子公司发现，维勒斯不但在自己的小传和网页广告条中使用“花花公子”和“花花伴娘”这两个花花公子公司的注册商标，而且还把“花花公子”和“花花伴娘”作为其网站的搜寻关键词。这样一来，网客在搜寻引擎中打入“花花公子”或“花花伴娘”，维勒斯的网站就会和《花花公子》的网站一起出现在搜寻结果当中。在该案中，法院判决维勒斯在自己的小传和网页广告条中使用“花花公子”和“花花伴娘”两个注册商标，属于指示式的合理使用，把“花花公子”和“花花伴娘”作为其网站的搜寻关键词，也属于为网客提供方便的正常信息流通，不构成商标法上的商标使用。由此可以推知，把他人的注册商标作为自己网站的搜寻关键词，是否构成商标法上的商标使用应当具体情况具体分析，不能一概而论。
四、商标使用界定标准的重构
依据上述分析可以看出，商标法上的商标使用有着特定的要求和标准，这些标准的选择既要反映传统物质环境中商标使用的状况，同时也要体现网络虚拟环境中商标使用的要求；既要反映商标的自然属性，也要体现市场竞争的基本法则即诚实信用原则的要求。有鉴于此，现行商标法上商标使用的界定标准应该进行合理的改进并重新构建，以识别来源功能标准、使用范围区别标准、产生商业影响标准、商业影响所在地标准等对商标使用进行界定。
（一）识别来源功能标准
识别来源功能标准作为商标法上商标使用的首要标准，是商标自然属性的体现。尽管现代各国商标法对商标的识别功能、品质保证功能、广告功能和文化功能的独立价值大都持肯定态度，并分别采取了单独的保护措施，[17]但作为商标使用的界定标准，只有在区别来源、避免混淆这一识别功能的意义上使用商标，才能构成商标法上的商标使用。这不仅因为识别来源功能是商标的基本功能（商标的其他功能都是由这一基本功能扩展派生而来），还因为保护识别来源功能是商标法的立法目的之一。商标法的立法目的在于促使商标权人正确（真正）使用商标，树立和提高商标信誉，促进产业发展。商标的正确使用通常是基于区分商品或服务来源、避免相关公众发生混淆意义上的使用，即基于发挥商标识别来源功能意义上的使用。为此，各国商标法所创设的各项商标法律制度，无不与保护和发挥商标的识别功能有关。[18]也正是在这个意义上，有学者将商标使用定义为“将符号用于商业活动中并起到区分商品来源的作用。”[19]
那么，应该如何以识别来源功能界定商标的使用？这显然是商标立法必须解决的问题。以注册商标为例，各国商标法大都是从商标使用人和消费者两个方面来判断的，一方面是核准注册的商标应当在核定使用的商品或服务上使用，强调了专用权的范围，另一方面是注册商标的使用应当足以达到能够使消费者识别其为商标的程度，强调了显性使用。实际上，这两个方面的判断是重合的，仅有前一个判断标准就足以保证识别来源功能的发挥。因为前一个判断正是商标法赋予商标权人的一项权利，这种权利的行使方法表现在：在核定使用的商品或服务项目上使用注册商标标志，并标注R或注；这种权利的行使效果体现在：如果权利行使符合要求，消费者就能够识别其为商标，商标法就维持保护其商标权，如果权利行使不符合要求或放弃行使权利，消费者就难以识别其为商标，商标法也就不予保护或将撤销其商标权。由此看来，商标使用与否以及如何使用是商标权人的一项权利，与消费者能否识别其为商标并没有必然的联系。后一个判断不仅没有必要，相反，还导致了将商标用作因特网上的关键词或元标记不构成商标使用的武断结论。对于他人未经许可以注册商标作为任何识别性商业标识，只要产生商业影响，就构成商标使用，至于是否构成商标侵权，还要看是否具备混淆可能性条件。
（二）使用范围区别标准
以范围区别标准作为商标使用的界定标准，是由商标的法律属性所决定的。商标使用的范围标准不仅应该考虑商标专用权的范围与禁用权的范围的区别，还应该考虑普通商标与驰名商标禁用权范围的区别。商标专用权的范围应该是在商品、服务或与之有关的对象上使用，[20]对于在商品、服务或与之有关的对象上使用的界定，建议采用列举加概括的模式进行具体全面的定义，以增加法律的可操作性，同时还应当依据诚实信用原则，对注册使用、维持使用的不同要求加以区别对待，比如对于注册使用只要符合“意图使用”条件就可以注册，对于维持使用则必须符合“真实使用”标准。[21]而商标禁用权的范围也就是侵权使用的范围，不仅包括专用权的范围，还包括在类似商品或服务项目上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，甚至还应该包括把驰名商标当作其它商业标识（比如作商号、域名等）使用或作为搜索关键词使用。
（三）产生商业影响标准
产生商业影响标准是指商标使用人将商标标志在商标专用权或禁用权的范围内使用，并在相关公众中可能产生混淆、误认等商业上的影响。这里“相关公众”专指生产、销售、储存、使用该商标所标示的商品或服务的任何不特定的第三人。以“产生商业影响”标准替代现行商标法中的“在商业中使用”标准，不仅能够为现实中广泛存在的非营利组织注册并使用商标的行为构成商标法上的商标使用提供合法的依据，还为商标所有人将其未实际使用过的注册商标许可或转让给他人的行为不构成商标使用提供了法律依据。因为这种许可和转让仅仅是商标所有人与被许可人或受让人之间的内部行为，并不能在相关公众中产生商业影响。在“GNC”一案中，商标所有人虽与他人签订了广告宣传合同，制作了宣传单，但尚无实际的广告行为或尚未向公众发放该宣传单，即并未在相关公众中产生商业影响，因而也不构成商标使用。[22]
将他人商标作为搜索引擎关键词使用，如果产生了商业影响，则构成商标使用，如果没有产生商业影响，则不构成商标使用。在Rescuecom Corp. v. Google. Inc案中，[23]美国法官Norman A. Mordue单纯从搜索关键词的内部使用形式这一方面来判断是否构成商标使用，显然是不够全面的，因为内部使用虽然是相关公众看不到的，但因其使用而产生的商业影响，却是相关公众可以感受到的；况且未将原告商标用在商品、容器、包装、广告等商标专用权的范围内，并不能排除侵权情况，因为商标禁用权的范围并不局限在商品、容器、包装、广告中；出售关键词固然是一种销售策略，但如果出售的关键词是他人商标，出售人明知购买人有借用他人商标商誉的故意，并且事实上也产生了商业影响，造成了相关公众的混淆或误认，那么出售人就应该承担侵权责任。
（四）商业影响所在地标准
商业影响所在地标准是指无论商标使用人和其销售的商品或服务处于何种地域，也无论是现实环境的销售或是因特网上的销售，均以其所产生的商业影响所在地法域标准进行判断，即在哪个国家产生商业影响，就构成在哪个国家的商标使用。界定互联网上商标使用的地域性，应该首先考虑使用注册商标的网页的顶级域名是否是注册地域名，如果是，原则上可以认为使用人的商标使用构成在注册地的使用。如果不是，则应考虑商标使用人销售的商品或提供的服务是指向哪一国家或地区的消费者，指向哪一个国家或地区内的消费者，并对该国家或地区内的消费者产生商业影响，就构成在该国家或地区的商标使用。在前述欧莱雅指控eBay案中，欧洲最高法院的主张和判决就是采取的这一观点。
五、对商标法第三次修改稿中商标使用界定标准的评析
我国商标法对商标使用的定义没有规定，《商标法实施条例》第3条对商标使用的规定，虽体现了商标使用的范围标准、商业活动标准等界定标准，但却存在着以下明显缺陷：一是立法层次低；二是没有明确商标使用的识别来源功能；三是没有区别不同类型的商标使用在商标法上的不同要求，既适用于维持注册的商标使用，也适用于侵权的商标使用；四是不能适应当今商标使用多元化的特点。长期以来，我国理论界对商标使用的这些问题没能给予足够的重视，以至于法院对相关案件的审理也陷入了困境。
我国《商标法》2011年修订草案征求意见稿第51条规定：“本法所称商标的使用，是指为生产、经营目的将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其它商业活动中，足以使相关公众认为其作为商标使用的行为”。这一规定与2001年商标法相比，仅就立法层次的提高而言，无疑是一个重大进步，但在商标使用的具体界定标准方面，并没有实质性的进步。依据该定义，可以得知，商标使用的具体界定标准包括以下四个方面：一是商标使用的商业目的标准；二是商标使用的范围标准，即包括商品、服务或与之有关的对象上使用；三是商标使用的商业活动标准；四是商标的显性使用标准，即足以使相关公众认识其为商标。但是，这些界定标准所存在的问题正如前所述，并没有体现当今社会网络技术发展、营销方法创新和消费习惯改变等对商标使用所产生的影响，也不能满足多种多样的商标使用是否构成商标法上的商标使用的判断需求。
因此，建议商标法第三次修订按照识别来源功能标准、使用范围区分标准、产生商业影响标准和商业影响所在地标准，对商标使用的定义重新作出具体界定。需要说明的是，这些标准是商标使用的共性标准，不同类型的商标使用，除了要具备这些共性标准外，还应满足其使用类型的特定界定标准和要求。因此，商标使用的定义模式，可以采取概括加列举的定义模式，也可以采取在总则中仅对商标使用做概括性定义，然后针对不同类型商标使用的特殊要求，比如，取得使用、维持使用、合理使用、在先使用、侵权使用等，在商标法相关条文中再做具体规定的模式。本文仅对商标使用的概括性定义作下述界定：即“商标使用是指将商标用于商品、服务或与之有关的对象上，或者利用图像、影音、电子媒体或其它媒介物，以表明该商品或服务的来源，并足以在相关公众中产生商业影响的行为”。
注释:
[1]如我国的“康王”案、英国和欧盟最高法院的eBay案等对商标使用行为的反复定性就集中反映了商标使用界定标准的缺陷。
[2]《商标法实施条例》第3条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”
[3]文学：《商标使用与商标保护研究》，法律出版社2008年第1版，第21页。
[4]对商标使用与商誉之间的关系，日本商标法学者小野昌延作了一个形象比喻：“已经申请注册的商标相当于是一个器皿，可以在未来的使用中装载商誉”，对此，李明德进一步解释道：“按照这个说法，对于已经注册而没有使用过的商标，商标所有人所享有的权利，也不过是对于某个器皿所拥有的权利。在这种情况下，如果有人未经许可而使用了他的‘器皿’，他可以依法要求使用者停止使用，但却不应当获得损害赔偿。因为，他还不曾在这个器皿中积累任何商誉。别人的使用也不会造成对于商誉的损害”。见李明德专为文学所著《商标使用与商标保护研究》一书作的序言，法律出版社2008年第1版，第4页。
[5]美国法规定下列情形视为商标已遭“抛弃”：(1)已经停止使用且无再使用之意思，而就无再使用之意思，可依客观情况推定之。3年间持续不使用者，可视为抛弃之表面证据。商标之使用，指在一般贸易通常过程中善意之使用，而非仅系为保留其权利而使用商标。(2)因注册人之行为，包括消极不作为或作为，致商标成为所表彰商品或服务之通用名称或丧失其商标之意义者。但购买者动机不得作为决定本项抛弃之测试。
[6]冲淡制度规定“冲淡”一词系指对于著名商标表彰及区别商品或服务之识别性加以减弱之行为，无论下列情况之有无与否：(1)著名商标所有人与他人具竞业关系，或(2)造成混淆、误认或欺罔之虞。
[7]C-442/07Radetzky-Orden案判决书第20段。转引自李明德等著：《欧盟知识产权法》，法律出版社2010年5月版，第485页。
[8]Rescuecom Corp. v. Google Inc, http://www.lexisnexis.com/cn/，最后访问时间：2010年8月10日。
[9]Brookfield Communications Inc. v. West Coast Entertainment, Corp.174F.3d 1036(9th cir. 1999).
[10]Medinol Ltd. v. Neuro Vasx, Inc., 67 USPQ2d 1205(TTAB 2003).
[11]何敏：《从“Haupt”商标争议案看“诚实信用原则”在〈商标法〉中的运用与体现》，载《中华商标》2009年第3期。
[12]《关于在因特网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》，http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/zh/docs/pub845.doc，最后访问时间：2010年7月20日。
[13][新加坡]健康第一有限公司诉商标评审委员会及第三人江苏省物资集团经贸有限公司商标撤销争议行政纠纷案，北京市高级人民法院(2006)高行终字第78号二审行政判决书。
[14]详细案情参见魏大海、何震：《商标使用的三维分析——评千禧之爱商标侵权纠纷案》，载《中华商标》2010年第2期。
[15]《欧盟最高法院裁定eBay为用户侵权行为负责》，http:///tech.163.com/11/0713/07/78R09N0U000915BF.html，最后访问时间：2011年8月10日。
[16]详细案情参见李娟：《从“Playboy”公司诉“Terri Welles”案看商标的合理使用》，载《知识产权》2002年第4期，第27页。
[17]文学：《商标使用与商标保护研究》，法律出版社2008年版，第29～36页。
[18]如，商标是否具备显著性，即具备识别来源功能，不仅是商标权的取得条件，也是商标权得以维持的条件；商标法规定商标禁用权的范围大于商标专用权的范围，目的是避免商品或服务来源的混淆；驰名商标反淡化保护制度的创设是为了保证驰名商标的显著性即识别性不受损害，等等。
[19]汪泽：《商标权之侵害及其民法保护方法研究》(2004年博士学位论文)，第49页。转引自文学著：《商标使用与商标保护研究》，法律出版社2008年版，文学在该著作中亦赞成此定义。
[20]与注册商标不同但未改变其显著性(即不改变显著性的商标的变体)的使用亦构成商标的使用，如前述英国、德国等国家的规定，我国商标法第三次修改草案中也有所体现。
[21]对于商标维持使用的界定，李扬在《注册商标三年不使用撤销制度中“商标使用”的界定——中国与日本相关立法、司法之比较》一文中有详细的论证，载《法学》2009年第10期，第96～109页。
[22][新加坡]健康第一有限公司诉商标评审委员会及第三人江苏省物资集团经贸有限公司商标撤销争议行政纠纷案，北京市高级人民法院(2006)高行终字第78号二审行政判决书。北京市高级人民法院指出：“本案富乐公司在注册涉案商标后，许可物资集团公司使用涉案商标，在1999年双方签订了转让合同，将涉案商标转让给物资集团公司，由于这些行为仅是许可人或转让人与被许可人或受让人之间的行为，不具有面向消费者昭示商标的标识功能，因此商标权人对涉案商标的许可他人使用或其后的转让行为均不属于商标的使用。物资集团公司主张其在广告上非特定商品的广告宣传应属于商标的使用，但是，由于物资集团公司只提供了其与广告公司签订的广告制作合同，并未提供相关证据证明该合同已实际履行，故物资集团公司主张其对涉案商标进行了广告宣传缺乏充分的事实依据。”
[23]同注释[9]。