商业方法软件专利创造性标准的模式与启示
来源：岁月联盟
时间：2010-06-25
[关键词] 商业方法软件专利 创造性 非显而易见性
上，商业方法一直被视抽象观念，排除于专利保护之外。然而，随着互联网和机技术的，商业方法与计算机技术、信息技术相结合，逐步走入了专利保护的视野。商业方法发明的创造性也成为各国关注的重点。“创造性”即是指对相关技术领域中的一般技术人员而言，申请专利的发明与现有技术相比是非显而易见的。一项发明只有是非显而易见的，才能真正推动技术进步与科技发展。
一、各国商业方法软件专利创造性标准之比较
1.美国
根据美国《专利法》第103条之规定，非显而易见性是为了保证只对那些超过拥有相关技术领域全部知识的普通技术人员视野的新方案授予专利。例如，Hotchkiss V. Greenwood案中，法院认为Hotchkiss的发明“与了解某一事物的一般技师相比，除非有更多的独创性和技能存在……就不存在那种程度的构成每一项发明基本要素的技能和独创性。”因此，专利申请人必须对公共知识领域做出创造性贡献，方能获得专利保护。根据联邦最高法院Graham v. John Deere Co.案的判决精神,在判断非显而易见性时必须考虑三个要素：(1)现有技术的范围；(2)现有技术与专利保护要求的区别；(3)一般技术水平的人员。
据此，美国对于商业方法发明的创造性采用了“分部”审查标准即从发明的商业方法部分和技术部分分别入手进行审查，只要两者其中之一是非显而易见的，发明就具备创造性。
2.欧盟
欧洲专利局（EPO）于2000年在新的审查指南中规定了有关商业方法发明的创造性判断，在一件涉及商业方法的专利申请中，如果商业方法特征对于本领域的普通技术人员来说是非显而易见的，但其他技术特征是显而易见的，则认为权利要求缺乏创造性。例如，在Sohei Management System案中，EPOBA就认为：“这两个管理系统……具有共同的输入设备……可以利用任何一个系统输入信息。反过来也是一样，若有需要，任何一个系统都可以调取输入的信息”，实现了“技术贡献”（在不同设备之间实现信息的输入与调取），从而授予专利权。
据此，欧盟对于商业方法发明的创造性采用了“技术贡献”审查标准即只承认发明技术部分的创造性。
3.日本
JPO于2000年颁布了一份名为《商业方法发明不具有专利性的范例》明确了“一项使用计算机的商业方法发明其应以整体的包括涉及到商业方法部分的创造性的判断”即意味着涉及到计算机硬件的部分、软件的部分，以及涉及到商业方法的部分都要考察其创造性。并且明确指出，公知技术、公知商业方法的简单发明，以及公知技术和公知方法的简单组合，必须以发明整体作为判断其创造性的基础。
据此，日本对于商业方法发明的创造性采用了“整体”审查标准即从发明的整体上进行考察，要求发明整体非显而易见，而不苛求其中之一部分是否具有创造性。
二、各国商业方法软件专利创造性标准之分析
美国创造性“分部”审查标准过于宽松，对商业方法软件专利的授予缺乏有效控制。一个典型的例子就是USPTO授予了一个名为“利用一个现有的塑料容器作为锻炼器材的商业方法”以专利权。这个所谓的锻炼器材就是一个用于盛装产品的塑料容器。在最初的产品消费完后，就在这个容器中装入一定的物质以达到锻炼所需的重量。这种商业方法实质上毫无新颖性和创造性。Robert J. Hart教授就批评道：“这种发明的本质就像在水桶上贴一个标签借以说明如何填装物体进行锻炼。”欧盟“技术贡献”审查标准也非尽善尽美。一方面，欧洲专利制度和EPO对“技术贡献”认定非常混乱。Graphic案和Character案不同的处理结果正好说明这一问题。在Graphic案中，EPOBA认为：“Graphic发明具有技术贡献，因为该发明超越了以往任何一种系统，使用户可以更精确的旋转图片资料。”但是在Character案中，EPOBA认为：“尽管发明比以往任何一种系统都更快速的翻译，并以便于阅读的方式显示译文，但该发明没有充分实现技术上的创造性。”Rochelle Cooper Dreyfuss教授就指出：“Graphic与Character的发明是否有本质的不同……由这一决定表现出的可专利发明与不可专利发明之间的界定似乎相当随意。”另一方面，过分强调发明的“技术贡献”，忽视了商业方法发明的真正目的。在这一标准下，可能会使一个完全无用且缺乏创造性的商业方法仅仅由于某一方面涉及了“技术考虑”就可以获得专利。相反，一个极具实用价值和创新的商业方法可能未涉及这种“技术考虑”而遭驳回。这种处理方法显失公平，忽视了发明的本质。
日本采用创造性“整体”审查标准，既克服了欧盟偏面强调“技术贡献”的不足，也避免了美国创造性“分部”审查标准的缺陷。“即使该方案（商业方法发明）中所使用的商业方法或者计算机信息网络技术部分不具有创造性，只要方案整体是非显而易见的，不是同领域技术人员经过简单推理便能想象出来的，超出了人们的预期能力，便符合创造性条件，而不必苛求其中的计算机信息网络技术部分具备相当的创造高度。”而且，发明“整体非显而易见性”也更符合商业方法发明的根本目的。
三、对我国之启示
对我国商务而言，商业方法软件专利也已经是山雨欲来了。我国应根据本国产业发展水平，以及日本创造性标准的有益经验综合衡量确定我国的审查标准。
1.我国商业方法软件创造性标准之缺陷
我国《专利法》第22条第3款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”根据《专利审查指南》第2部第4章有关“突出的实质性特点和显著的进步”之规定，突出的实质性特点是指“对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。”显著的进步是指“发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。”我国《专利审查指南》第2部分第4章规定：“根据专利法第二十二条第三款的规定，审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域，所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。”
笔者认为，我国对于商业方法发明的创造性表述方式及其审查标准不尽合理，理由是：其一创造性表述方式不统一。我国未采用国际上通行的“非显而易见性”的表述方式，而是规定为“具有突出的实质性特点和显著的进步”。我国又强行将“显著的进步”纳入创造性的概念之中，人为造成表述方式不统一；其二创造性内涵界定混乱。我国将“显著的进步”规定为“发明能够产生有益的技术效果”。其三创造性审查标准把握偏面。我国《专利审查指南》强调要考虑“发明所属技术领域”、“所解决的技术问题”和“所产生的技术效果”，坚持偏面的创造性“技术贡献”审查标准。
2.我国商业方法软件创造性标准之完善
我国对于商业方法发明的“创造性”要求应采用国际通行的“非显而易见性”的表述方式，从而实现概念统一、内涵明确。对于创造性的审查标准，笔者认为，应当从组合发明的创造性角度入手进行分析。创造性要件的设立旨在要求一项获得专利的发明必须具有一定的创造高度，达到较高的创新水平，以免导致专利过多过滥而束缚产业部门的竞争自由，进而对与科技进步造成不利影响。这就要求发明不是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，而且必须超出了人们依据现有方案所能够想象的范围。在创造性理念下，组合发明的创造性判断必须综合考虑：组合后的各部分在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示，以及组合后的综合效果等，即从发明整体上进行考察，如果组合的各部分在功能上彼此支持，并取得了新的功能或效果；或者说组合后的综合效果比各部分单个效果的总和更优越，超出了同一领域普通技术人员的预期能力，无法通过简单推理想象出来，则这种组合具有非显而易见性。
相反，如果要求保护的发明仅仅是将某些已知方案排列、组合或连接在一起，各自以其常规的方式工作，而且总的效果是各组合部分效果之总和，组合后的各部分之间在功能上无相互作用关系，仅仅是一种简单的叠加，则这种组合发明不具备创造性。商业方法软件专利本质上是通过机技术和信息技术实施商业方法的发明，是计算机技术、信息网络技术和商业方法的统一体，从结构上看类似于组合发明。因而，对其创造性的审查也应适用组合发明的审查方式，从发明整体上进行考察。只要商业方法发明整体与现有技术相比是非显而易见的，便满足了创造性要求。即使商业方法部分或技术部分其中之一不具有非显而易见性，但从发明整体上考虑是非显而见的，那么该发明满足创造性。因此，对于商业方法软件专利的创造性我国应借鉴日本的有益经验，采用发明“整体非显而易见性”审查标准。
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