ＯＥＭ与专利权
【摘 要】随着知识以及全球化商务贸易的到来，社会分工逐步细化，已成为世界最大的OEM生产基地。近年来我国OEM出现的知识产权贸易纠纷逐年增多，如不能很好处理，很有可能使OEM产业非但发挥不出自身的优势，甚至阻碍本土，成为阻碍国家对外贸易的绊脚石。本文主要介绍了OEM生产中可能涉及的专利权问题，结合相关案例，并给出了一些建议，希望对中国OEM企业能起抛砖引玉的作用。
【关键词】OEM 知识产权 专利
一、OEM及概述
OEM的全称为（Original Equipment Manufacturer）的缩写，中文可以翻译为“原始设备制造商”。OEM的定义在理论上存在着多种观点，本文所指的OEM为一家厂商根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，也称定牌生产或授权贴牌生产。承接加工任务的一方称为OEM厂商，其生产的产品就是OEM产品。整个生产过程，涉及到委托方和被委托方双方，而其中的知识产权问题，往往会涉及到第三方，其涉及的知识产权主要为专利权。
二、OEM中的专利权问题
从现在目前的情况来看，OEM中涉及专利的知识产权侵权正在呈日益上升之势。例如对我国DVD产业造成毁灭性打击的DVD涉外专利案，一波未平一波又起，东芝又于2006年4月向美国国际贸易委员会(ITC)和美国加州北部联邦法院提起诉讼17家DVD播放机及相关产品进口和制造公司，其中就有14家是中国公司。又例如此次中国赴德国参加汉诺威消费、信息及通信博览会（CeBIT）的MP3厂家因涉嫌侵犯意大利Sisvel公司的MPEG-2音频专利，很多MP3播放器、数码相机、GPS等产品被德国海关扣押，其中被查扣产品多数是代工产品，给中国企业造成了不小的损失。诸如此类的案例数不胜数，中国的OEM企业在专利地雷、陷阱面前没有头绪，自乱阵脚，最终只能选择乖乖交钱。
而很多OEM企业对于专利侵权往往存在这样的误解：我厂在来料加工的过程中，对方提供的设备、样品、材料有些又没有专利标志，我们没精力去调查每一个生产环节是否侵害了他人的专利权，我们只是承揽的一方，我们确实是不知情，如果侵权的话，应该找委托方。但是这样的辩解理由能得到的认可吗？
我国专利法第十一条规定：“发明和实用新型专利被授权后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经权利人许可，都不得实施其专利，即不得以生产经营为目的，制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”。“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得以生产经营为目的制造、销售、进口其外观设计专利产品”。
专利法第十二条规定：“任何单位或者他人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面的实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”
从中我们可以看到无论是自产自销，还是接受别人的OEM，只要有一个环节侵犯了他人的专利权，就要承担侵权责任。所以厂商的辩解在法律上是不认可的，即使只是加工只是产品的一个部分，例如芯片之类的配件，也是侵权。
所以经过上面的法条分析，结合相关案例，我们出OEM厂商在以下一些环节中都有可能造成侵权。首先是生产所用到的生产设备，比如流水线，其次是加工的原料，接着是产品加工的工艺，产品本身，产品的外包装，产品运送过程的中储存方法。有些专利可能侵犯的是外国在中国的专利，特别应该注意的是涉及到进出口贸易的OEM还会牵涉到外国专利权人在国外的专利权，这一点也是很多OEM企业深受其害的地方。
那面对这些问题，企业该如何来解决呢？
1.要有专利侵权的意识，在开始OEM生产意向阶段就应该考虑相应专利风险，从原料、技术、设备、包装等各个环节上罗列出可能出现的专利权。
2.要严格审核委托方是否是合法的专利权人，以及授权加工中涉及的专利技术与其提供的专利技术是否完全一致。
3.与委托方签订合同时，一定要谨慎得审核合同，要签署专利权瑕疵担保条款，将可能出现的专利侵权风险加以说明，明确双方承担的侵权责任，并添加委托方专利权的保证义务，详细规定出现专利权纠纷的处理方式和方法明确一旦发生专利权纠纷，双发各自的责任和义务。
4.详细审核对方提供的专利证明文件，在审核过程中，特别注意专利权的地域范围。
5.明确委托方的专利权的授权范围是否包含委托第三方加工。
有些时候，即使我们步步为营，但最终还是会落入他人精心布置的知识产权地雷中，作为必须要对可能面临的诉讼风险做好万全的准备。
首先，我们不能坐以待毙，为了今后的长远，要采取积极应诉的态度，不能选择一而再再而三得选择沉默、逃避、忍让，自认倒霉的心态帮别人背黑锅。不能比赛还没开始，先输了气势，始终比别人矮了一节，这也是为后面的和解增加一个底气。
其次，诉讼往往需要耗费企业很长的时间，其最大的损失就是市场，所以我们要始终贯彻以调解为实，应诉为虚，整个诉讼为成功调解，减少损失而服务。不能盲目得为了讨个说法，要求的正义，为诉讼而诉讼，诉讼只不过是增加调解谈判中的筹码。
再者，我们可以在应诉过程中提起反诉，也打对方一个下马威，组织有利于自己的证据链，错乱对方的进攻步伐，使对方自信心受挫。
对于专利侵权，我们可以选择申请专利无效，来中止侵权案件的审理，争取更多的时间来制定下一步策略，也为和解增加筹码。
最后，如果可以争取到外交途径来干涉，可能会对整个案件的调解有很大的帮助。
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